一、境外商标规划与计划的主要性商标维护存在地区性，因而，在中国注册无效的商标无奈在其余国度或地域主动取得维护。商标品牌是企业参加国际市场竞争的主要兵器。与在境内停止商标规划一样，境外商标的团体规划与计划对企业的涉外营业存在极年夜的影响，胜利的境外商标规划与计划是企业在境外连续在境内的商标品牌抽象跟商标品牌影响力的基石。未经同意或注册的商标在绝年夜少数国度跟地域的维护力度十分无限，在缺少寰球检索的情形下， 有可能在现实应用中侵略在先商标特殊是驰誉商标的专有应用权；与此同时，也轻易被别人有意或许有意予以领先注册，即别人早于商标真正全部人在境外请求注册其商标，以期取得经济好处的不合法竞争行动。特殊是对曾经存在较高著名度跟佳誉度的海内品牌，存在大批在境外被别人有意或许有意领先注册的景象。商标作为企业贸易信用的主要载体，一旦被抢注，对企业来讲，其遭遇的丧失是无法计算的。比方，王致跟团体在海内市场作了普遍安排， 在美国、加拿年夜、西北亚等国度跟地域提交了商标注册请求。2006年，在王致跟团体筹备进入德国市场时，发明“王致跟”图形商标曾经被一家德国公司抢注。该公司名为OKAI Import Export GmbH(下称德国欧凯)，是由德籍华人开设的主营中国商品的超市。其贩卖“王致跟”品牌产物，且曾是王致跟产物在德国的经销商。王致跟团体发明该抢注商标注册情形时，该件商标的贰言布告期已过，商标曾经取得注册。王致跟团体经由过程状师向德国欧凯发送了状师函试图协商，但德国欧凯并未有任何复兴。 2007年，王致跟团体向德国慕尼黑处所法院提告状讼，开启追回“王致跟”商标之战。在诉讼进程中，王致跟团体发明并向法院提交了以下方面的证据:王致跟团体对其图形商标享有著述权的证据、德国欧凯公司抢注“王致跟”商标的客观歹意证据，包含德国欧凯抢注了“狗不睬”“少林寺”“老干妈”“偏偏”等多件中国著名商标。在诉讼中，王致跟、狗不睬、少林寺、桂发源等四家企业出具了具名的申明，独特证实德国欧凯公司存在连续性歹意抢注行动。终极，德国慕尼黑处所法院以及慕尼黑高级法院均裁决王致跟公司胜诉，德国欧凯结束应用“王致跟”商标。[1]以后，海内抢注我国企业商标的主体平日会合在两品种型，一为企业的海内经销商；二为职业抢注人。局部海内企业海内商标维护认识较为单薄，未提行进行海内商标规划，在与海内经销商的配合进程中亦未明白商标权的归属，或与经销商在海内运营权上存在不合，局部经销商在感触到该品牌或产物的市场竞争力后，经由过程商标抢注的行动来攫取更多的好处。2020年，海内著名玩具企业的商标在美国被配合多年的经销商抢注。该抢注人依仗已取得的美国在先商标权力，并借助美国亚马逊平台赞扬体系尚未完美且未装备专业状师团队的破绽，在亚马逊平台请求了侵权赞扬，招致该企业在美国亚马逊平台的玩具产物一夜之间全体自愿下架，形成的经济丧失弗成估计。在商标范畴，另有一种以大批抢注商标并据此维权的“职业抢注人 ，他们每每会将一个行业里数十，乃至数百个企业商标批量抢注，而后坐等商标权力人前来协商会谈，并在协商会谈进程中请求高额用度来以此取利。海内商标抢注变乱不足为奇，除了上述案例， 像我国著名企业同仁堂、狗不睬、遐想等都存在商标在境外被抢注的情形。为了更好地应答企业商标在海内被抢注以及被侵权的成绩，我国企业应该加强商标维护认识，实时联合现实营业需要，发展海内商标规划，增强商标跟市场监控。如遇海内商标胶葛，亦要实时采用公道办法踊跃应答，实在保护本身正当权利。企业商标在遭受别人抢注后，个别有四种方法处置:经由过程执法顺序将抢注商标打消、与抢注方会谈有偿让渡、废弃相干市场、注册新商标。[2]假如呈现企业商标在境外被抢注的情形，对海内企业来讲，无论采用哪种方法处置都绝非易事，都市消耗无法计算的时光本钱跟资金本钱。停止境外商标团体规划与计划，有助于避免商标在境外被竞争敌手、 经销商或许其余利弊关联人领先注册，同时也有助于辅助企业实现国际贸易规划。实际中，企业处置商标在境外被抢注方面的胶葛及侵权事件存在不小的难度。起首，如遇海内商标胶葛，需实时委托境外状师处置相干胶葛事件。海内企业弗成能在短时光内敏捷地懂得各个国度或地域状师的维权教训能否丰盛、维权战略能否切当、能否老实牢靠、收费能否公道等，故而不克不及够容易地与其树立信赖及委托关联。各个国度或地域的商标执法法例存在较年夜差别， 其商标执法系统的构建、相干执法术语的外延跟外延、详细维权顺序等也存在不容小觑的差别，更况且还存在言语欠亨、文明差别等成绩。上述成绩也会招致海内企业难以在短时光内得悉最为无效的维权计划跟战略，增添企业境外商标维权的难度。其次，一旦进入商标执法维权顺序，如贰言、 打消、有效宣布等，对海内企业而言，在供给支撑证实抢注现实的证据方面存在难度。有的海内企业商标维护认识单薄，在一样平常运营中亦不会留心网络相干的应用证据，故在维权顺序中较难供给强无力的证据资料。并且局部维权顺序除了须要证实抢注人存在歹意、应用不合法手腕、攫取不合法好处或许是该商标品牌的代办商或经销商外，还须要供给被抢注商标存在相称的市场竞争力跟国际影响力的有关证据。这些证据资料的供给，也会对企业是否顺遂维权形成艰苦与妨碍。同时值得存眷的是，局部海内国度跟地域境外商标维权所消耗的时光本钱及用度长短常昂扬且难以预估的。局部国度跟地域商标维权顺序的状师用度是按小时计费。如在美国，平日情形下，状师小时用度约为350美元到600美元不等。其小时用度也会因状师天资及代办教训差别而存在差别，资格越长、代办教训越丰盛的状师小时用度越高。若波及证据资料的评价跟剖析，以及证据资料的问难等环节，则现实发生的案件状师用度非常昂扬。且局部国度跟地域的商标维权顺序十分繁琐，耗时较长。 平日情形下，若波及法院诉讼顺序，则案件消耗的时光可能会是三到五年不等，乃至会受外地检察员案件检察速率及案件积存情形影响，耗时更长。特殊是英美法系国度，争端处理机制非常庞杂，长达数年的跟解诉讼也是罕见情形。另，个别企业不才能树立强盛的商标监测与检索数据库。监控手腕无限，则难以实现商标抢注的寰球监测，不克不及够实时发明抢注商标信息。即使企业委托商标代办公司或许年夜数据公司停止寰球商标监测与检索，然而有关数据可能存在必定的滞后性，而有些国度的商标注册检察布告期十分长久， 招致企业可能经由过程执法顺序将抢注商标打消的时光很无限。一旦错过布告阶段，袭击抢注商标的难度将更年夜。基于上述剖析，对拟实行国际贸易策略的海内企业，应该赶早聘任专业机构，在专业机构的帮助下，在充足监测调研的基本上，量身定制境外商标团体规划与计划。二、境外商标规划的可行性企业在实行境外商标规划时，在商标计划阶段应充足存眷各个国度或地域相干执法划定中与商标可注册性有关的留神事项，如须要先懂得各国商标执法法例划定的制止注册或应用的条目；对缺少明显性的认定尺度跟罕见情况；哪些图形因素与笔墨内容轻易与在先商标特殊是驰誉商标形成抵触； 通用称号的有关划定。在请求商标注册时，企业所提交的商标图样不得违背各国或地域商标法中的个别性制止划定。违背制止性划定商标不只不克不及获准注册，也制止作为商标应用。商标应该存在明显性，存在在特定商品或效劳上辨认商品或效劳起源的功效。1976年，美国傅瑞德法官提出了威望的商标“五分法”，即依照明显性强弱将商标分为通用称号(general name)、描写性标记(descriptive name)、表示称号(suggestive name)、恣意称号(arbitrary name)、臆造称号(fanciful name)。[3]我国《商标法》第十条至第十二条的划定，与《商标检察审理指南》中的第一、 第二、第四、第五与第六局部基础上应用了商标“五分法”的明显性断定方法。[4]臆造称号，比方: LENOVO”用于电脑、 HUAWEI”用于手机。这种商标取得的维护效率最强，是商标称号的首选。臆造称号原创性强，更轻易取得商标注册，也有利于将来维权。海内企业在抉择跟计划商标时，除了斟酌商标执法的制止性划定跟商标的明显性外，还应留神防止侵略别人现有的著述权、表面计划专利权、姓名权、肖像权、已注销应用并有必定影响的企业字号以及有必定影响的商品或许效劳称号、包装、装饰等在先权力或正当权利，不然将会招致商标注册跟现实应用遭受执法阻碍。因而，在抉择商标进程中，企业常识产权部分有须要常常与代办机构相同，并取得来自品牌专家跟海内商标策略计划专业职员的倡议。在商标图样开端定稿后，须要对欲维护商标在海内全种别停止查问，能够经由过程天下常识产权构造(WIPO)官网的寰球品牌数据库(Global Brand Database)[6]以及马德里监督器(Madrid Monitor)[6]停止查问，片面评价商标的可注册性，以后跟潜伏危险，被弱化、淡化或美化的可能性。与此同时，斟酌到该商标寰球注册维护的可行性以及注册后的稳固性，还应当斟酌经由过程专门的商标检索机构停止寰球查问剖析评价。对须要注册的商标图样，所有存在与请求人发生接洽的标记都应当作为商标加以注册维护，特殊是海内市场，愈加弗成或缺。这些标记详细包含企业的主商标、商品商标、型号商标、企业商号、防备性商标、公司简称、商标译名、告白宣扬语等。三、境外商标规划国度或地域的抉择现在，寰球共有 220 多个国度跟地域。因为境外注册请求商标的用度实时间本钱绝对较高，请求人须要懂得各个国度跟地域的商标流程、所需时光跟基础用度。企业在停止境外商标规划选定目的国或目的地域时，可综合斟酌以下要素：（一）发展现实营业的地域在企业发展现实营业的地域请求商标注册，维护响应的商标须要优先斟酌并尽快落实，不然将可能面对商标被歹意抢注的情况。（二）行将投入应用或已实验推广营业的地域假如企业已在外地联系代办商、经销商的，这些地域每每是商标被歹意抢注的多发地跟重灾区，须要予以特殊存眷。[7] 比方，海内最年夜的内燃机出产企业玉柴团体，旗下“玉柴 YUCHAI”商标在寰球多地被歹意抢注，经考察，年夜少数是外地代办商、经销商所为。[8]（三）商品的制作地跟转运地这些地域与商标商品的出产与流畅环节亲密相干，特殊是仿冒情形重大的国度，倡议请求人疾速请求商标注册。（四）传统兴旺地域海内市场个别而言，美国、欧洲、日本、韩国、新加坡等传统上风国度跟地域花费才能强，平日是天下各国出口企业的目标地。倡议尽早在此停止商标注册请求。（五）轻易被抢注的国度或地域因为较为落伍，法制情况较差，且商标不轻易停止检索跟查问的国度或地域，如非洲、中东；采取“布告前置轨制”，前期本质检察顺序很宽松的国度或地域，如南美洲。别的，在一些抢注本钱较低，即商标注册请求用度较优惠，但维权本钱十分昂扬、抢注景象频发的地域，如西北亚，最好停止赶早商标规划，以防止商标被抢注。（六）不贰言轨制的国度或地域现在天下上一些国度商标法中并不划定贰言轨制。这些国度有：俄罗斯、白俄罗斯、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、荷属安德列斯、乌克兰等。对这些不贰言轨制的国度 / 地域，要只管提行进行商标规划，以防止被抢注进而堕入很主动的局势。此中，俄罗斯地域虽无贰言轨制，但在商标本质检察阶段均可经由过程提交支持看法的方法来维权。四、境外商标注册请求顺序的启动在企业外部敲定欲请求注册的商标图样、拟注册请求的商品或效劳种别及欲发展境外商标规划的地域后，应该尽早启动境外商标注册请求顺序。天下上绝年夜少数国度或地域采取请求在先准则，对雷同近似商标，开端鉴定并布告请求在先的商标。请求日是决议雷同近似商标能否可能注册的要害。对首次请求的商标，能够应用《巴黎条约》划定的优先权准则⸺任何条约成员国的请求人，在向某一成员国起首提出商标注册请求后6个月内，又向其余成员国提出同样请求的，其余成员国应以该请求人初次提出请求的日期为请求日，即享有优先权。在优先权限期内，即便有任何第三人提出请求或应用了该商标，请求人仍因享有优先权而取得商标公用权。请求人可依据海内商标的请求日期，在划定限期内涵其余国度主意优先权。五、境外商标注册的履行境外商标的维护内容、维护地域跟启动注册时光断定后，将进入履行阶段。倡议企业选定境外商标注册请求教训丰盛的代办机构跟代办人，帮助企业发展境外商标规划。对境外商标代办机构的抉择，企业应该从专业本质能否过硬、实战教训能否丰盛、任务立场能否踊跃、收费能否公道等方面停止斟酌。别的，在抉择境外的配合代办机构时，该机构能否懂得海内企业的头脑形式、相同方法、付费理念也至关主要。 抉择既懂得目标地国度或地域的商标执法轨制、存在丰盛教训，同时也懂得海内委托人现实需要跟付费方法的代办机构，会进一步把持好用度付出。[9] 别的，抉择在详细委托事件上领有中心竞争力跟自力自立决议海内配合状师所的代办机构，也是保障专业水准跟用度把持上的一个要害因素。[10]实务中，即便后期做好充足的筹备任务，在海内商标注册进程中也弗成防止地会在一般地域产生检察贰言、采纳等执法顺序。一且呈现这些情形， 代办机构须要实时跟委托人相同并供给须要的执法倡议。对一些比拟庞杂、辣手的案件，代办机构在出具执法看法前跟处置详细案件进程中还须要跟地点国的检察员停止相同，争夺最年夜机遇战胜执法顺序妨碍。对一些急需受权的商标注册请求，能够在满意必定前提下，经由过程某些国度特有的放慢顺序处理，比方，日本、韩国、美国、德国、欧盟等都存在响应的商标检察放慢顺序。（王晓燕 作者系广州珠江监理征询团体无限公司审计合规部风控合规专业司理）注:本局部内容为《商标代办合规实务》课本编写课题的阶段性结果。解释[1]张燚.微信大众号天驰君泰银川分所.状师视点|典范商标歹意抢注胶葛案简析一-海内企业进军海内商标维护(一).2022.06.18. https://mp.weixin.qq.com/s/hIG5Ve3hgFHYueFadOTarA. [2]汪涛，杨淼.IPRdaily.海内商标的规划与维护.2020.10.30.https://mp.weixin.qq.com/s/SRKraLIj-i2IROIJY5Ns W. [3]汪涛.怎样请求美国商标[J]法人.2019(07):15. [4]徐英晗，静态商标的本质检察要件——明显性与非功效性认定[J].电子常识产权.2021(5).https://mp.weixin.qq.com/s/2 OuZxQc8üpdr106ONnjQ. [5] Global Brand Databasehttps://branddb.wipo.int/zh/quicksearch?sort score%20desc start-0 rows=30 asStructure-%7B%22boole an%22:%22AND%22,%22bricks%22:%5B%5D%7D -1696472564406. [6]WIPO Madrid Monitorhttps://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/. [7]汪涛.为海内知产维护 降费 UJ]法人.2020(09):8. [8]同[2]. [9]同[7] [10]同[2].（编纂：刘珊）